実務上、請求の範囲に「〜において(前提部)、〜からなることを特徴とする発明(特徴部)」のような請求項の記載形式が広く活用されており、前提部への記載は、審査実務上、公知技術と自認したものと認められ、審査官は、その構成を公知技術として扱って審査します。

各種産業廃水処理場などで集水槽に流入する前に、排水中に含まれているカスや浮遊物などをろ過するスクリーン装置(篩い分け装置)に関する登録実用新案件の無効が争われた事例で、前提部に記載された構成1〜4が公知技術であるかどうかについて、最高裁は以下のように判決しました。

(最高裁 2017.1.19.宣告 2013後37 全員合議体判決)

(出願経過)

本件の前提部に記載された構成1〜4のうち、特に構成4は核心構成であり、出願過程で実用新案権者は、意見書を通じて誤ってその内容が公知技術であると明らかにして、請求の範囲の前提部に回す補正をした。

(特許審判院および特許法院)

構成4を公知のものと見ずに、むしろこの部分を通常の技術者が比較対象考案から容易に導出することができないという点を主な理由として考案の進歩性を認めた。

(最高裁判所の判断)

1)特許発明の新規性または進歩性の判断に関連して、その特許発明の構成要素が出願前に公知されたものかどうかは、事実認定の問題であり、

2)その公知事実に関する証明責任は、新規性または進歩性が否定されると主張している当事者にあり、

3)したがって、権利者が自白したり、法院に顕著な事実として証明することを必要としない場合を除き、その公知の事実は、証拠によって証明されなければならないのが原則であるので、

4)明細書の全体的な記載と出願経過を総合的に考慮して、出願人が一定の構成要素は、単に背景技術または従来技術である程度を超えて公知技術という趣旨で、請求の範囲の前提部に記載したことを認めることができる場合には、別途の証拠がなくても前提部に記載の構成要素を出願前公知のものと事実上推定することができるが、

5)このような推定が絶対的なものではないので、出願人が、実際には出願当時にまだ公開されていない先出願発明や出願人の会社内部にのみ知られていた技術を錯誤によって公知されたものと誤って記載したことが判明した場合のように、特別な事情があるときは、推定が覆されることがあると判断した。

本事件を通じて、出願経過中の公知を自認することに対しては、禁反言の原則を適用しないという点を明確にしました。